De acuerdo con la Directiva Europea de Marcas, así como el correspondiente Reglamento Comunitario, una marca puede ser declarada nula por iniciativa de terceros si es considerada contraria al orden público o a las buenas costumbres, incluso varios años después de su solicitud y registro. En este caso, la marca comunitaria se consideraría que no tuvo ningún efecto legal desde el principio (no desde la declaración de nulidad). En otras palabras, la declaración de nulidad tendría un efecto retroactivo “ex tunc”, de naturaleza absoluta.

reglamento comunitario

Sin embargo, el Reglamento de marcas comunitarias no permite que una marca contraria al orden público o buenas costumbres pueda ser susceptible de una simple acción de caducidad. Una acción de caducidad, en este caso, tendría efectos limitados si se comparan con los de la declaración de nulidad. La marca mantendría sus efectos legales desde el momento en que se registró hasta la fecha de la solicitud de caducidad; se trata  del llamado efecto retroactivo “ex nunc”, limitado en el tiempo, y no absoluto, como en el caso de la acción de nulidad. La diferencia fundamental entre las dos acciones es que, en el caso de una simple acción de caducidad,  algunos efectos legales aún se mantienen en beneficio del propietario de la marca y de la seguridad jurídica en general.

Dicho esto, hoy en día, en nuestra sociedad globalizada, sujeta a cambios repentinos debido a la fuerte influencia de los medios de comunicación y de las redes sociales, un nombre, termino  o expresión perfectamente “neutral” y “pacifico” en el momento del registro,  podría llegar a adquirir connotaciones  “problemáticas” desde un punto de vista moral, y hasta sedicioso o contrario a la orden público, de un día para otro, después de eventos específicos.

Imaginemos algunos  ejemplos:

  •  “Osama Bin Laden” después de los ataques contra las torres gemelas.
  •  “JE SUIS CHARLIE”, el día después de los atentados contra los periodistas franceses.
  • “ISIS”, después de los atentados de Paris del 13 de noviembre 2015 en la “Sala Bataclan”, y durante la gran tensión causada los días siguientes en Bélgica y en toda Europa para la captura de los supuestos terroristas. El nombre de la organización terrorista “ISIS” ya se ha convertido en un símbolo mundial de un enemigo a derrotar.

atentado paria sala bataclán

Volviendo a temas más estrictamente jurídicos y referentes al derecho de marcas en la Unión Europea, en el caso de que alguna empresa depositara como marca comercial la palabra “ISIS”, para identificar sus productos o servicios, no podemos excluir que la Oficina de Marcas Europeas (OAMI) la rechazara por los motivos indicados más arriba, tal y como ocurrió hace años atrás para la marca OSAMA BIN LADEN o, más recientemente, para el término “JE SUIS PARIS”.

Dicho esto, debemos tomar en consideración que, en Europa, ya existen numerosas marcas registradas para la palabra “ISIS”, en varios sectores comerciales, y muchas de estas marcas obtuvieron protección mucho antes de que dicho nombre adquiriera el significado que todos conocemos hoy en día. Alguien podría decir que, en principio, estas marcas se han convertido en contrarias al orden público y deberían ser anuladas.

Entonces, la pregunta es: ¿Por qué, en estos casos específicos, el titular de una marca comunitaria  tiene que (o tenga que correr el riesgo de) ser privado de sus derechos de marca con un efecto retroactivo de naturaleza absoluta (desde que presentó la solicitud u obtuvo su registro), cuando el motivo de nulidad haya aparecido sólo después de varios años desde el registro de la marca, y por razones totalmente extrañas a su voluntad? ; Nuestra pregunta es si no sería más apropiado que la legislación comunitaria permitiera, como ocurre en otros países (ej. Italia), la posibilidad de una acción de caducidad con eficacia retroactiva limitada en el tiempo (“ex nunc”), es decir, desde el momento de la petición de caducidad,  y ello con el fin de garantizar los derechos adquiridos por el titular sobre una marca que, en el momento de su depósito, no era ni inmoral ni contraria al orden público.

¿Opiniones y comentarios?.

 

Riccardo Ciullo

Partner. IP&IT Director.

rc@intlaw.wualiastudio.com

www.www.intlaw.eu

 

 

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